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안녕하세요. 특허법인 더웨이브입니다. 오늘은 유용오 변리사님이 작성해주신 칼럼으로 우선심사신청을 했더라도 더 빠른 특허등록이 필요할 경우 활용할 수 있는 예비심사신청에 대해 이야기해보도록 하겠습니다.

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1. 배경

우리는 빠른 특허등록을 위해서 이용가능한 절차로서 우선심사제도에 대해 알아본 바 있습니다.

우선심사제도는 일정 요건하에서 빠르게 심사결과를 받고 특허등록을 도모할 수 있는 좋은 제도이지만, 우선심사신청사유로 인정하고 있는 요건이 굉장히 다양하고, 특허법 시행령 9조의 11호는 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우, 조사결과를 첨부하여 우선심사를 신청할 수 있는 것으로 인정하고 있어서 사실상 출원인이 소정의 비용만 감당하면 모든 특허출원이 우선심사신청대상이 되는 문제점이 있습니다.

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특허출원 후 우선심사를 신청하는 사례가 폭발적으로 늘어나면서, 심사관들의 심사부담도 대폭 늘어났으며, 늦어도 6개월 이내로 심사결과를 받아볼 수 있었던 과거와는 다르게 최근에는 우선심사제도를 활용하더라도 심사결과를 받게 되는 시기가 점점 늦어지고 있던 중에, 우선심사절차의 부속절차로서 예비심사제도가 도입되었습니다.

2. 요건

예비심사제도는 출원인의 조기등록의지에 대응하여 빠르게 심사결과를 내는 우선심사제도의 기본 취지를 되살리기 위한 제도로 평가될 수 있으며, 기본적으로 특허출원에 대한 우선심사신청이 유효하게 되어서 우선심사결정서가 발행된 경우에 한해 신청할 수 있습니다.

먼저, 예비심사신청이 가능한 특허출원은 심사부담도가 특허분류의 평균 이상인 고난이도 출원이거나, 중소기업 PCT 다출원 특허분류에 해당하는 출원 중에서 우선심사결정된 출원이여야만 합니다.

심사부담도가 고난이도인 출원에는 195종의 IPC(국제특허분류)가 포함되고, 중소기업PCT 다출원 특허분류에 해당하는 출원에는 37종의 IPC포함되나, 이러한 IPC를 출원인이나 대리인인 변리사가 숙지할 필요는 없습니다.

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예비심사신청이 가능한 출원인 경우, 다음과 같은 예비심사신청 안내문이 우선심사결정서에 첨부되어있으니, 이를 확인하고 신청하면 됩니다.

예비심사를 신청할 수 있는 사람은 출원인 또는 대리인(변리사)이며, 예비심사신청에 따라 심사관과 면담을 할 수 있는 사람은 대리인 및 발명자로 한정됩니다.

또한, 예비심사는 우선심사결정서 발송일로부터 14일이내 신청해야하며, 소정의 면담가능기간 중 면담희망일을 3개 지정하고 그 중 날짜 하나를 심사관과 협의하여 확정하게 됩니다.

출원인이나 대리인은 예비심사신청에 따른 면담일에 심사관과 대면 상담을 통해서 출원된 발명의 특징을 정확하게 설명하고, 보정의 방향을 결정할 수 있으며, 예비심사제도에 따르면 통상적으로 예정된 의견제출통지절차가 생략되어, 보통 출원일로부터 6개월 이내에 특허결정서를 받을 수 있게 됩니다.

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요건이 까다롭지만, 출원인에게는 조속한 권리화라는 결과물을 가져다 줄 수 있고, 심사관은 발명에 대한 구체적인 설명을 듣고 심사를 할 수 있게 되어 고난이도 발명에 대한 심사부담이 대폭 경감될 수 있는 제도가 바로 예비심사제도입니다.

3. 맺으며

출원인 입장에서는 조속하게 특허권을 확보할 수 있게 해주는 예비심사라는 절차를 이용하고 싶더라도, 특허출원을 하려는 발명이 예비심사신청이 되는 발명인지 아닌지 판단하기 어렵습니다. 경험상으로는, 스마트디바이스를 이용한 헬스케어발명, 최근 핫한 이슈를 몰고 다니는 가상화폐에 관련된 블록체인발명, 인공지능이나 머신러닝이 접목된 전자분야발명, 양자컴퓨터와 관련된 발명들은 출원 후 예비심사신청이 가능하였으나, 예비심사신청이 가능한 대상인지 여부는 전적으로 심사관의 기술분류에 대한 판단에 달려있습니다.

따라서, 예비심사제도를 이용하여 빠르게 특허권을 확보하시려면, 심사관과 의견교환 경험이 많은 변리사와 충분한 상담을 진행하시는 것을 추천드립니다.

유용오 변리사 http://www.thewaveip.com/21/35